Duldet ein Markeninhaber die Verletzung seiner eingetragenen Marke mehr als fünf Jahre, sind seine Unterlassungsansprüche gemäß Artikel 61, 138 UMV
(Unionsmarkenverordnung) bzw. § 21 MarkenG (Markengesetz) verwirkt. Unter „Duldung“ versteht man ein Nichtstun bzw. eine gewisse Passivität. Der Duldende verzichtet darauf, geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sich also notfalls auch gerichtlich gegen die Verletzung seiner eingetragenen Marke zu wehren.
Im konkreten Fall mahnte die Firma HEITEC AG im April 2009 die Firma HEITECH PROMOTION AG wegen Marken- und Unternehmenskennzeichenverletzung ab. Diese lehnte die Abgabe einer Unterlassungserklärung ab und schlug lediglich eine Koexistenzvereinbarung vor. Erst am 31.12.2012 erhob die Firma HEITEC AG Klage wegen Markenverletzung, zahlte aber trotz Aufforderung durch das zuständige Landgericht den erforderlichen Gerichtskostenvorschuss nicht ein. Erst am 23.05.2014 wurde die Klage der Firma HEITECH PROMOTION AG zugestellt, nachdem die Gerichtskosten nachträglich doch noch eingezahlt worden waren. Aufgrund dieses zögerlichen Verhaltens sahen sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht die markenrechtlichen Ansprüche als verwirkt an.
Der in der Revisionsinstanz angerufene Bundesgerichtshof legte die Frage, ob bereits eine Abmahnung die Duldung einer Markenverletzung unterbricht und dazu führt, dass keine Verwirkung vorliegt, dem Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor. Dieser entschied am 19.05.2022, dass eine Abmahnung nicht ausreicht, wenn nicht anschließend umgehend Klage erhoben wird. Dazu gehört auch die rechtzeitige Einzahlung eines Gerichtskostenvorschusses.
EuGH, Urteil vom 19.05.2022, C-466/20 – HEITEC -.
Bereits vor über zehn Jahren hat der EuGH entschieden, dass die Einlegung eines behördlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs die Duldung einer Markenverletzung beendet und damit die Verwirkung verhindert.
EuGH, Urteil vom 22.09.2011, C-482/09 – Budějovický Budvar -.
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