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Neuigkeit

Unionsmarke Benutzungsschonfrist

Die Benutzungsfrist beginnt – anders als bei der nationalen, deutschen Marke – wegen des vorgelagerten Widerspruchsverfahrens mit dem Zeitpunkt der Eintragung.

 

Für internationale Registrierungen mit Benennung der EU regelt Artikel 203, dass an die Stelle des Eintragungsdatums das Veröffentlichungsdatum gemäß Artikel 190 Abs. 2 UMV tritt. Für internationale Registrierungen mit EU-Erstreckung beginnt die Benutzungsschonfrist damit ab dem Datum der zweiten Nachveröffentlichung, Artikel 203 UMV.

 

Entscheidend ist der Zeitpunkt, zu dem das EUIPO die Schutzgewährung ausgesprochen oder eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen hat. Die Regelung entspricht damit der Praxis zu Widersprüchen aus einer internationalen Registrierung mit Benennung eines EU-Mitgliedsstaats. Dort beginnt der Benutzungszwang mit Abschluss des Eintragungsverfahrens.

 

EuG, T-100/06 Rn. 44 BeckURS 2008, 488914 – Atoz/Artoz –

EuGH, C-246/05, GRUR 2007, 702/704 – Armin Häupl/Lidl –

 

Maßgeblich ist also das Datum der endgültigen Schutzgewährung.

 

Der Beginn der Benutzungsschonfrist bei internationalen Registrierungen, in denen ein EU-Mitgliedsstaat benannt ist, hängt von der jeweiligen nationalen Regelung ab. Die Benutzungsaufnahme im jeweiligen Land kann dem Marken­inhaber solange nicht zugemutet werden, wie noch eine Schutzverweigerung durch das nationale Amt möglich ist. Das ist nach Artikel 5 Abs. 2a) und b) PMMA innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem Tag der Benachrichtigung über die Benennung möglich.

 

Achtung: Wird für eine Unionsmarke nach Artikel 39 UMV der Zeitrang einer identischen nationalen Marke in Anspruch genommen, und ist dieser Zeitrang bereits aufgrund des Erlöschens der nationalen Marke wirksam geworden, so ist für diesen nationalen Zeitrang ein Benutzungsnachweis zu erbringen, wenn die nationale Marke bereits dem Benutzungszwang unterliegt, auch wenn sich die Unionsmarke selbst noch in der Benutzungsschonfrist befindet.

 

EUIPO 1. BK Entscheidung vom 31.03.2011 – R 977/2010-1, Rn. 25-29 

– Natural Visco/vlisco –

 

Latente Löschungsreife und Zwischenrechte

 

Die Verfallsreife ist heilbar, wenn die Benutzung wieder aufgenommen wird.

 

Jedoch können in der Zwischenzeit gemäß Artikel 16 UMW Zwischenrechte entstehen. Dann ist der Unionsmarkeninhaber im Verletzungsverfahren nicht berechtigt, die Benutzung einer später eingetragenen Unionsmarke (Artikel 16 Abs. 1 UMV) oder später eingetragenen nationalen Marke (Artikel 16 Abs. 2 UMV) zu untersagen, wenn die ältere Unionsmarke am Anmelde- bzw. Prioritätstag der jüngeren Marke löschungsreif war. Das hat auch Auswirkungen auf das Nichtigkeitsverfahren. In diesem muss nicht nur eine Benutzung im 5-Jahres-Zeitraum vor Antragstellung nachgewiesen werden, sondern zusätzlich auch im 5-Jahres-Zeitraum vor dem Anmelde- bzw. Prioritätsdatum der angegriffenen Unionsmarke.

 

Grundsätzlich hat im Nichtigkeitsverfahren nach Artikel 64 UMV der Inhaber einer älteren Unionsmarke auf die sich dieser im Nichtigkeitsverfahren beruft, auf Verlangen des Gegners den Nachweis der ernsthaften Benutzung für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Stellung des Nichtigkeitsantrages zu erbringen oder nachzuweisen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Sofern diese ältere Unionsmarke bei Antragstellung bereits fünf Jahre eingetragen ist, Artikel 64 Abs. 2 Satz 1 UMV, die Unionsmarke also schon mindestens fünf Jahre vor Antragstellung eingetragen, ist jedenfalls ein Benutzungsnachweis über den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor Antragstellung zu erbringen.

 

War die ältere Marke am Anmelde- oder Prioritätstag der angegriffenen Eintragung bereits fünf Jahre lang eingetragen, ist auch für diesen Zeitraum ein Benutzungsnachweis zu erbringen, Artikel 64 Abs. 2 Satz 2 UMV, der ausdrücklich auf Artikel 47 Abs. 2 UMV verweist.

 

Im Widerspruchsverfahren nach Artikel 47 UMV war bis zur EU-Markenrechts­reform die 5-Jahresfrist rückwärts vom Datum der Veröffentlichung der angegriffenen Marke aus zu berechnen. Diese bis zum 23.03.2016 geltende Rechtslage gilt weiterhin für Altverfahren, also für Widersprüche, die vor Inkrafttreten der VO (EU) 2015/2524 eingelegt wurden.

 

Nach Artikel 47 UMV n.F. ist nunmehr der Benutzungsnachweis für den Zeitraum der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätsdatum der Anmeldung zu erbringen.

 

Der Antrag des Neuanmelders auf Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Widerspruchsmarke muss nach Artikel 10 DVUM in einem separaten Dokument erteilt werden, das eindeutig und bedingungslos und innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist nach Artikel 8 Abs. 2 DVUM erfolgen muss.

 

Verfallsverfahren und Widerklage

 

Beim Verfallsantrag nach Artikel 58 Abs. 1a UMV oder einer Widerklage im Verletzungsverfahren muss die ernsthafte Benutzung in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Verfallsantrags oder Erhebung der Widerklage erbracht werden. Geschieht dies nicht, wird sie für verfallen erklärt. Wurde die Benutzung einer bereits latent löschungsreifen Unionsmarke rechtzeitig vor Stellung des Verfallsantrags oder der Widerklage wieder aufgenommen, wird die Löschungsreife nach Artikel 58 Abs. 1 Buchstabe a) Satz 2 UMV geheilt, es sei denn, der Markeninhaber hat bereits davon Kenntnis erlangt, dass ein Verfallsantrag gestellt oder eine Widerklage erhoben werden könnte, erst danach die Benutzung aufgenommen, Artikel 58 Abs. 1a, Satz 3 UMV. Dann bleibt die Benutzung unberücksichtigt und es tritt keine Heilung ein, wenn die Benutzung innerhalb der letzten drei vollständig außerhalb der 5-Jahres-Frist liegenden Monate vor der Antragstellung bzw. Widerklageerhebung stattfand.

 

Liegt die (erneute) Benutzungsaufnahme oder zumindest ernsthafte Vorbereitungshandlung mehr als drei Monate zurück, so tritt die Heilung auf jeden Fall ein.

 

Praxis-Tipp: Der Verfall-Antragsteller oder Widerkläger sollte den Markeninhaber – wie auch nach nationalem Recht – in einem geeigneten Zeitpunkt „abmahnen“ und zum Verzicht auf seine Marke auffordern und dann unbedingt innerhalb des 3-Monats-Zeitraums den Verfallsantrag stellen oder Widerklage erheben.

 

Benutzungsdauer

 

Zwar muss gemäß Artikel 18 UMV innerhalb des jeweiligen 5-Jahres-Zeitraums eine Benutzung stattgefunden haben, das gilt aber nicht für den gesamten 5-Jahres-Zeitraum. Es reicht auch eine Benutzung während eines Teils dieses Zeitraums aus.

 

EuG, T-86/07, GRUR-Int. 2009, 609 Rn. 52 – Deitech –

 

Beispiel: So können auch historische Marken „Vintage Marks“ immer wieder für relativ kurze Zeiträume, beispielsweise für Sonderaktionen, in Benutzung genommen werden, um sie aufrechtzuerhalten, solange es sich nicht um eine reine Scheinbenutzung handelt, sondern der Markeninhaber hiermit tatsächlich Kunden gewinnen will (z.B. im Rahmen von Werbekampagnen).

 

EuG, T-334/01, GRUR-Int. 2004, 995 Rn. 45 – 50 – HIPOVITON –

EuG, T-203/02, GRUR-Int. 2005, 47 Rn. 46 – VITAFRUT–

EuGH, C-40/01, GRUR 2003, 425, Rn. 37 – Ansul –

 

Derartige Aktivitäten sollten im jeweiligen Unternehmen aber auf jeden Fall gut und dauerhaft und zuverlässig dokumentiert werden.

 

 


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