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Neuigkeit

Unionsmarke rechtserhaltende Benutzung

Benutzung mit Zustimmung des Inhabers

 

Gemäß Artikel 18 Abs. 2 UMV gilt die Benutzung der Unionsmarke mit der Zustimmung ihres Inhabers als rechtserhaltend. Die Zustimmung muss vor Benutzungsaufnahme erfolgt sein, eine nachträgliche Genehmigung reicht nicht aus. Allerdings kann sich die Zustimmung auch aus den Umständen des Einzelfalles ergeben.

 

EuGH, C-416/04 P GRUR 2006, 582, Rn. 70 – VITAFRUIT -.

 

Das ist insbesondere bei Holding-Gesellschaften und verschiedenen Tochter­unternehmen von hoher Praxisrelevanz.

 

Auch das Inverkehrbringen durch Vertriebshändler im Groß- oder Einzelhandel wird als rechtserhaltende Benutzung durch den Markeninhaber als Hersteller angesehen.

 

EuG, T-324/99, BeckRS 2011, 80715, Rn. 32 – FRIBOI –.

 

Artikel 25 Abs. 2 UMW sieht nunmehr auch die Möglichkeit vor, Markenlizenzen eintragen zu lassen, ohne dass dies Voraussetzung für ihre Rechtswirksamkeit wäre. Im Falle einer lizensierten Benutzung wird aber in der Regel von einer Benutzung mit Zustimmung des Inhabers im Sinne von Artikel 18 Abs. 2 UMV ausgegangen. Der Lizenznehmer kann auch gemäß Artikel 46 Widersprechender im Widerspruchsverfahren sein.

 

Berechtigte Gründe für Nichtbenutzung

 

Berechtigt sind nur Gründe, die die Benutzung der Marke unmöglich oder un­zumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind. Wirtschaftliche oder finanzielle Probleme und bürokratische Hindernisse reichen nicht aus.

EuGH, C-246/05, GRUR 2007, 702, Rn. 32 – la chef de cuisine -.

 

Hingegen kann ein komplexes Zulassungsverfahren für Arzneimittel ausreichen.

 

EUIPO, 1.BK, Entscheidung vom 18.04.2007, R-155/2006-1, Rn. 23 – 40.

 

Auch ein Handelshemmnis oder Beschränkung der Verkehrsfähigkeit bestimmter Produkte sind anzuerkennen.

 

EUIPO, 4. BK, Entscheidung vom 09.03.2010, R-764/2009-4, Rn. 25

– HUGO BOSS -.

 

Gleiches gilt für einstweilige Verfügungen oder gerichtliche Beschlüsse, die ein Veräußerungs- oder Verfügungsverbot beinhalten. Ähnliches gilt im Insolvenzverfahren.

 

EUIPO, 1. BK, Entscheidung vom 11.12.2007, R 77/2006-1, Rn. 51

– Miss Intercontinental -.

 

Produktionsprobleme oder ein anhängiges Verfallsverfahren sind hingegen nicht ausreichend.

 

EuG, T-250/13, BeckRS 2016, 81643, Rn. 72 – 74 – SMARTWATER –

EuGH, C-252/15 P, BeckRS 2016, 80631, Rn. 91 – 98.

 

Ein anhängiges nationales Nichtigkeitsverfahren gegen eine Widerspruchsmarke soll nicht ausreichen.

 

EUIPO 4. BK Entscheidung vom 09.03.2010, R 764/2009-4, Rn. 25

– HUGO BOSS -.

 

Die dauerhaft und intensive Benutzung der Marke durch einen Mitbewerber in rechtsverletzender Weise kann ebenfalls ausreichen, da die systematische Verletzung einer Marke bis zu ihrer Löschung andernfalls zu einer De-facto-Zwangsenteignung führen würde.

 

EUIPO, 4. BK, Entscheidung vom 28.01.2015 – R-2425/2013 – WEBSHIPPING -; Rechtsbeschwerde anhängig beim EuG, T-142/15.

 

Ein Eigentümerwechsel stellt keinen Grund für eine Nichtbenutzung dar.

 

EuG, T-824/14, BeckRS 2016, 485849, Rn. 41 – 42 – BAUEREDGE -.

 

Die 5-jährige Benutzungsschonfrist wird durch die berechtigten Gründe lediglich solange gehemmt, wie sie andauern. Danach beginnt die restliche Benutzungs­schonfrist wieder zu laufen, sofern die Marken bereits dem Benutzungszwang unterliegen.

Unionsmarken müssen tatsächlich benutzt werden (Erwägungsgrund 24 VO (EU) 2017/1001). Reine Defensivmarken zum Aufbau einer Sperrposition sind unzulässig, entsprechende Anmeldungen können als bösgläubig zurückgewiesen werden.

 

EuG, T-82/14 BeckRS 2016, 81483, GRUR-PRAX 2016, 373;

EuGH, C-101/17 P, BeckRS 2017, 136107 – LUCEO -.

 

Der Verstopfung des Markenregisters sowie unnötige Markenkonflikte sollen damit begrenzt werden.

 

Erwägungsgrund 31 RL (EU) 2015/2436

 

EuG, T-174/01, GRUR Int. 2003, 763 Rn. 38 – silk cocoon -.

 

Artikel 16 RL (EU) 2015/2436 harmonisiert den Begriff der Benutzungspflicht.

 

Die Frage der ernsthaften Benutzung ist im Lichte des jeweiligen Wirtschaftszweiges zu betrachten.

 

EuG, T-355/09, GRUR Int. 2013, 340 Rn. 32 – Walzertraum -.

 

Darunter ist eine nicht nur symbolische Benutzung, die allein zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt, zu verstehen. Vielmehr muss sie der Hauptfunktion der Marke entsprechen, dem Verbraucher die Ursprungsidentität der damit bezeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren.

 

EuGH, C-40/01, GRUR 2003, 425 Rn. 36 – Ansul -.

 

Zu berücksichtigen sind die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.

 

EuG, T-353/12, BeckRS 2013, 81014, Rn. 17 – Alaris -.

 

Ein wirtschaftlicher Erfolg ist nicht Voraussetzung, jedoch reicht eine reine Scheinbenutzung nicht aus.

 

EuG ,T-21/14 BeckRS 2015, 81605, Rn. 37 – SANDTER 1953 –

EuGH, C-259/02, Rn. 25 – La Mer -.

 

Zwischen dem Handelsvolumen, dem Benutzungszeitraum und der Häufigkeit besteht eine gewisse Wechselbeziehung. Ein geringeres Volumen kann durch eine große Häufigkeit oder Konstanz ausgeglichen werden und umgekehrt.

 

EuG, T-334/01, GRUR Int. 2004, 955, Rn. 36 – HIPPOVITON -.

 

Der Verkauf von hochpreisigen Artikeln in geringen Stückzahlen kann ausreichen.

 

EUIPO 2. BK-Entscheidung vom 04.09.2007, R35/2007-2 – DINKY –(1000 Miniatur-Spielzeugautos für Sammler).

 

Hingegen werden bei Massenprodukten höhere Stückzahlen verlangt.

 

EuGH, C-141/13 P, GRUR Int. 2014, 956

EuG, T-495/12-497/12, BeckRS 2014, 81641 – Dracula –

 

 

Keine rechtserhaltende Benutzung für Wodka bei Vorlage von lediglich sechs Rechnungen in 2 ½ Monaten und 900 Flaschen pro Monat, da in Rumänien viel mehr Wodka getrunken wird.

 

vgl.: EuGH, C-416/04 P, GRUR Int. 2005, 47 –VITAFRUIT -.

 

6000 Kekspackungen und Umsatz von unter EUR 2.500,00 ausreichend, da regelmäßiger Verkauf über einen längeren Zeitraum sowie zahlreiche Nachweise über Werbemaßnahmen.

 

EuG, T-404/16, BeckRS 2017, 128793 – Galletas Gullón/O2 Holding –

 

Verkauf von rund 3,6 kg exklusive handgemachte Schokoladenware über knapp zwei Jahre, ausschließlich in einer einzigen Bäckerei in einer relativ kleinen Stadt nicht ausreichend.

 

EuG, T-355/09, GRUR Int. 2013, 340 – Walzertraum – ,

 

bestätigt durch

 

EuGH, C-141/13 P, GRUR Int. 2014, 956.

 

Der reine Vertrieb nur zu Werbezwecken stellt keine ernsthafte Benutzung dar.

 

EuGH, C-495/07, GRUR 2009, 410 – Silberquelle -.

 

Ein Hersteller von Bekleidung verteilte mit seiner Marke versehene Getränkedosen, ohne dass ein Verkauf der Getränke stattfand. Diese Art der Benutzung stellt keine ernsthafte Benutzung für Getränke dar, da diese nicht mit dem Ziel vertrieben wurden, Marktanteile für Getränke zu erzielen.

 

Hingegen ist der Vertrieb echter Merchandising-Waren mit bestimmtem Verkaufswert mit eigener Wertschöpfung, durch den ein eigener Absatzmarkt erschlossen wird, als ernsthafte Benutzung anzusehen.

 

Die Benutzung einer Marke als Hinweis auf einen Ausgangsstoff stellt nicht zugleich die Benutzung der Marke für Endprodukte dar, die diesen Ausgangsstoff enthalten.

 

EuG, T-660/11, GRUR-PRAX 2015, 402 – TEFLON -.

 

Es ist ausreichend, die Marke im konkreten Zusammenhang mit dem Produkt, etwa in der Werbung oder auf Verpackungen anzubringen. Die Marke muss nicht unmittelbar an der Ware „kleben“. Jedoch muss eine eindeutige Verbindung zwischen der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen bestehen.

 

EuG, T-105/13, BeckRS 2014, 82651, Rn. 28 –TrinkFix -.

 

Rein interne Benutzungen innerhalb des Unternehmens oder des Konzerns reichen nicht aus.

 

EuGH, C-40/01, GRUR 2003, 425, Rn. 37 – Ansul -.

 

Jedoch kann eine ernsthafte Benutzung auch bei bereits vertriebenen Waren vorliegen, für die die Marke eingetragen wurde und die nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. So können Service-Dienstleistungen und der Verkauf von Ersatzteilen noch ausreichen, wenn diese im Zusammenhang mit der geschützten Ware stehen.

 

Auch ein rein caritativer Verein kann bestrebt sein, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern.

 

EuGH, C-442/07, GRUR 2009, 156 – Radetzky -.

 

Es reicht aus, dass der Idealverein in der Öffentlichkeit Ankündigungen von Veranstaltungen, Geschäftspapiere oder Werbematerialien, z.B. zum Sammeln und Verteilen von Spenden verwendet und die Mitglieder entsprechende An­stecker tragen.

 

Bei Dienstleistungsmarken reicht die Benutzung auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in sonstiger Verbindung zu den jeweiligen Dienstleistungen stets, aber auch nur dann aus, wenn klar ist, dass es sich nicht nur um den Namen des Geschäftsbetriebs handelt, sondern dass unter der Marke auch eine bestimmte Leistung erbracht wird.

 

EuG, T-463/12, BeckRS 2014, 82335 – MB & P -.

 

Achtung:

Die Marke muss für die eingetragenen Waren/Dienstleistungen benutzt werden.

 

Eine Benutzung für lediglich ähnliche Waren/Dienstleistungen ist selbst bei hochgradiger Ähnlichkeit nicht ausreichend.

 

So stellt z.B. die Benutzung der Marke „Schuhpark“ für Einzelhandelsdienst­leistungen für Schuhwaren in Klasse 35 keine ernsthafte Benutzung für Schuhwaren der Klasse 25 dar.

 

EuG, T-183/08, BeckRS 2009, 70589, Rn. 32 – SCHUHPARK -.

 

Ebenso wenig stellt eine Benutzung der Marke „Dodot“ für Wegwerfwindeln in Klasse 16 eine ernsthafte Benutzung für Stoffwindeln in Klasse 25 dar.

 

EUIPO 1. BK-R1519/2008, Rn. 29 – DODOT -.

 

Praxishinweis:

Die Teilbenutzung einer Marke für spezielle Waren oder Dienstleistungen kann auch eine ernsthafte Benutzung für eine etwas weiter gefasste Untergruppe sein. Ist sie für genau definierte Waren oder Dienstleistungen eingetragen, so dass es nicht möglich ist, innerhalb der Gruppe eindeutige Unterteilungen vorzunehmen, deckt der Nachweis der ernsthaften Benutzung für diese speziellen Waren die ganze Gruppe ab.

 

EuG, T-126/03, GRUR Int. 2005, 914, Rn. 45 – ALADIN -.

 

Dem Markeninhaber wird daher ein gewisser Bewegungsspielraum zuerkannt. Andernfalls müsste jede auch noch so kleine Produkterweiterung eine Neuan­meldung erfordern. Andererseits reicht nur eine Benutzung für Waren oder Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Gruppen oder Untergruppen bilden zu können.

 

EuG, T-690/14, BeckRS 2015, 123001.

 

Dabei ist maßgeblich auf den Zweck und die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung abzustellen.

 

EuG, T-256/04, BeckRS 2007, 70124, Rn. 29 – RESPICUR -.

 

Werden pharmazeutische Präparate nur für eine bestimmte therapeutische Indikation verwendet, erkennen sowohl EUIPO wie auch EuG die ernsthafte Benutzung nur für die bestimmte Untergruppe an.

 

EuG, T-256/04, BeckRS 2007, 70124, Rn. 26 – RESPICUR –

EuG, T-483/04, GRUR Int. 2007, 416, Rn. 28 – Galzin -.

 

Relevante Unterkategorien sind z.B. pharmazeutische Präparate zur Herzbehandlung oder pharmazeutische Präparate für Atemwegserkrankungen.

 

EuG, Urteil vom 16.06.2016, T-487/08, Rn. 61 – Kremezin –

EuG, T-256/04, RESPICUR -.

 

Nicht hinreichend genaue Kriterien für die Bestimmung einer relevanten Untergruppe stellen der aktive Inhaltsstoff oder Wirkstoff, die Darreichungsform (Tablette/Saft) oder Art und Weise der Darreichung („nur im Krankenhaus“) oder die Verschreibungspflichtigkeit dar. Diese sind nicht geeignet, den Zweck oder die Bestimmung eines Medikaments hinreichend präzise zu bestimmen, da bestimmte Erkrankungen oft durch mehrere Medikamente in unterschiedlichen Darreichungsformen und mit unterschiedlichen Wirkstoffen behandelt werden können, von denen auch manche rezeptfrei erhältlich sind.

 

Entscheidend ist daher die therapeutische Indikation.


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