Meldet der Markeninhaber dieselbe Marke in (fast) identischer Form für dieselben Waren-/Dienstleistungen noch einmal an, liegt darin häufig eine künstliche Verlängerung der Benutzungsschonfrist. Ob eine solche Markenanmeldung als bösgläubig anzusehen ist, ist weiterhin umstritten. Jedenfalls obliegt es dem Markenanmelder, ein modernisiertes Logo neu anzumelden.
EuG T-136/11, GRUR-Int. 2013, 144 – Pelikan –
Vergleiche auch Prüfungsrichtlinien für Unionsmarken vom 01.08.2016
Teil D Löschung Abschnitt 2
Bösgläubigkeit kann jedoch nicht im Widerspruchs-, sondern nur im Nichtigkeitsverfahren nach Artikel 59 Abs. 1b UMV geltend gemacht werden. Wurde die erste Marke noch in der Benutzungsschonfrist in Benutzung genommen, stellt eine Wiederholungsanmeldung keine bösgläubige Markenanmeldung dar.
EUIPO Nichtigkeitsabteilung, Entscheidung vom 21.03.2007,
1344 C-AX 26-SARL/RED BULL
Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist widersprüchlich, teilweise wurde der Widersprechende zum Nachweis der Benutzung aufgefordert, obwohl sich die zweite Marke noch in der Benutzungsschonfrist befand.
EUIPO 4. BK-R 1785/2008-4 – Pathfinder –
EUIPO 2. BK-R 1260/2013-2 – Rn. 12 – 28 – CANEL + CANEL
a.A. EUIPO 2. BK-R 2181/2010-2 Rn. 18 – NAVIGO –
EuG T-736/15, BeckRS, GRUR 2015, 469588 Rn. 22 –SKYLIGHT –
Beide Entscheidungen ergehen im Widerspruchsverfahren mit Verweis darauf, dass Bösgläubigkeit nicht zu prüfen ist.
Praxishinweis:
Geht es um die Bösgläubigkeit einer Wiederholungsanmeldung, muss daher ein separates Nichtigkeitsverfahren angestrengt werden.
Ort der Benutzung
Die Unionsmarke muss gemäß Artikel 18 UMV „in der Union“ benutzt werden.
Dabei sind die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten außer Betracht zu lassen.
EuGH, C-149/11 EUZW 2013, 228 Rn. 44 – Leno Merken –
Danach reicht die Benutzung ausschließlich in einem Land der EU grundsätzlich aus, eine grenzüberschreitende Benutzung ist nicht erforderlich.
EuG T-278/13 BeckRS 2016, 80100 – NOW –
EuG T-398/13 BeckRS 2015, 80858 Rn. 57 –TVR –
Selbst eine Benutzung fast nur in Luxemburg wurde als ausreichend angesehen.
EuG T-2413/ BeckRs 2015, 81576 –CACTUS –
Auch eine Benutzung der Unionsmarke ausschließlich in Deutschland ist ausreichend.
BGH, GRUR 2013, 925 – VOODOO –
BpatG, BeckRS 2017, 132751 Konrad/Conrad
a.A. EuG T-386/16, BeckRs 2017, 142993 Rn. 50
– silente PORTE & PORTE –
Allerdings ist eine reine örtlich beschränkte Benutzung ggfls. durch eine höhere Intensität der Benutzung auszugleichen.
EUIPO 5. BK-Entscheidung vom 29.03.2015, R 2825/2014-5 Rn. 17 – 24 –Pret a porter –
Eine Benutzung nur in der Schweiz reicht trotz des Deutsch-Schweizer-Anerkennungsübereinkommens vom 13.04.1892 nicht aus.
EuGH, C-445/12 P, BeckRS 2013, 82331 Rn. 48 – BASKAYA“–
Hinweis: Nach Artikel 18 Abs. 1b UMV reicht auch das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Union ausschließlich für den Export als ernsthafte Benutzung aus.
Brexit: Artikel 50 Abs. 5 des Ausscheidensabkommens sah vor, dass die Nichtbenutzung im Vereinigten Königreich bis 31.12.2020 keinen Einfluss auf die Gültigkeit der britischen Konversionsmarke haben soll, soweit die Unionsmarke anderweitig in der Union ernsthaft benutzt wurde und wie sich eine nur im Vereinigten Königreich erfolgte Benutzung auf die Unionsmarke auswirkt, blieb ungeregelt.
Abweichende Benutzungsform
Gemäß Artikel 18 Abs. 1a UMV gilt auch die Benutzung in abweichender Form als ausreichend, wenn hierdurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird. Unschädlich ist, wenn die abweichende Form ebenfalls als Marke eingetragen ist.
EuGH, C-553/11, GRUR 2012, 1257 Rn. 30 – Proti –
EuGH, C-12/12, GRUR-Int. 2013, 566 – Colloseum –
EuGH, C-234/06 P Bainbridge –
Ob ein Zusatzelement die Unterscheidungskraft verändert, ist im Einzelfall zu prüfen; dies hängt sowohl von der Unterscheidungskraft der Marke, wie auch von der Art und der Unterscheidungskraft der Zusatzelemente ab. Die Benutzung einer reiner Wortmarke in stilisierter Form oder als kombinierte Wort-/Bildmarke verändert die Unterscheidungskraft nicht, wenn die zusätzlichen Bildelemente rein dekorativer Natur oder zu vernachlässigen sind.
EuG T-551/12 BeckRS 2014, 240 Rn. 43 – SEMBELLA –
EuG T-105/13 BeckRS 2014, 82651 Rn. 49 DRINKFIT –
Die Unterscheidungskraft wird auch nicht durch hinzugefügte schwache oder nicht unterscheidungskräftige Elemente beeinflusst.
EuG T-353/08, GRUR-Int. 2010, 318 Rn. 29 – 33 – KOLORES –
Auch die Weglassung eines untergeordneten Elementes, das keine eigene Kennzeichnungskraft besitzt, schadet nicht.
EuG T-135/04, GRUR-Int. 2006, 232 Rn. 37 –Online Bus –
Der Umstand, dass die Unionmarke einmal mit und einmal ohne Zusatzelemente benutzt wird, kann darauf schließen lassen, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird.
EuG T-482/08, GRUR-Int. 2011, Rn. 36 – Atlas Transport –
Erkennt der Verbraucher die benutzte Marke aber nicht mehr als die eingetragene Marke, dann wird die Unterscheidungskraft unzulässig beeinflusst.
Die Benutzung von „Fruit of the Loom“ stellt keine rechtserhaltende Benutzung der reinen Wortmarke „Fruit“ dar.
EuG T-514/10 BeckRS 2012, 82072 Rn. 40 – Fruit of the Loom –
Dabei wurde berücksichtigt, dass die Wortfolge eine originelle kreative Bedeutung hat, die sich von dem reinen Wort „Fruit“ unterscheidet. Außerdem sei „Fruit“ nicht das dominante Element in der gesamten Wortfolge, sondern mit „Loom“ gleichrangig. Auch die Benutzung des zusammengesetzten Zeichens
„DorzoCOMP“-Vision und“ Dorzo“-Vision stellt keine rechtserhaltende Benutzung der reinen Wortmarke „Dorzo“ dar.
BGH, GRUR 2017, 1043 – Dorzo –
Die Benutzung von Emidio Tucci ist lediglich eine Benutzung dieser Marke, jedoch nicht der ebenfalls eingetragenen Marke „E.Tucci“.
EuG, T-39/10, BeckRS 2012, 82134 Rn. 37 – TUZZI – .
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